Регистрация и защита

товарного знака, патента, авторских прав в Роспатенте, в суде, на таможне

Офис Москва
(495) 980-05-85
Офис Королёв
(925) 589-83-91

Потенциальный конфликт. К вопросу об использовании товарного знака посредников на реализуемых товарах.


Кудаков А.Д., ст.н.с. МГУ им.М.В.Ломоносова, к.ф.-м.н.,
патентный поверенный РФ, Москва

Законодательством установлено исключительное право правообладателя на товарный знак. Ст.3 Закона РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (в дальнейшем Закона) устанавливает, что Свидетельство удостоверяет исключительное право на товарный знак в отношении товаров указанных в Свидетельстве. Ст.4 устанавливает, что никто не может использовать охраняемый в РФ товарный знак без разрешения правообладателя. Правообладатели вправе запрещать использование товарного знака другим лицам (п. 2 ст.4)

В тоже время в ст.22, посвященной использованию товарного знака и последствиям его неиспользования, существует п.2, который позволяет использовать товарный знак посредника вместо или вместе с товарным знаком производителя. Закон не уточняет в отношении товаров или посреднических услуг должен быть зарегистрирован товарный знак посредника.

Очень важное значение определенность в этом вопросе имеет для доказательства использования товарного знака в Палате по патентным спорам при рассмотрении заявления о досрочном прекращении регистрации товарного знака в связи с его неиспользованием в соответствии с п.1 этой статьи.

Представляется, что достаточным использованием товарного знака для сохранения прав на него, будет использование знака посредника именно в отношении маркированных товаров.

Существует мнение о том, что в этом случае посредник использует свой знак обслуживания только для обозначения посреднических услуг, высказанное, например, в Правовом комментарии к Закону [1]. Такое толкование этой нормы противоречит ст.3 и 4 Закона, а также его общей направленности, и способно привести к появлению ряда конфликтных ситуаций. Прокомментируем это на конкретном примере. Действительно, если трактовать положение п.2 ст.22 Закона в соответствии с точкой зрения, высказанной в Комментарии, правообладатель товарного знака РУССКИЙ РАЗМЕР (свидетельство №254524), зарегистрированного для посреднических услуг - «продвижение товаров для третьих лиц» на имя ЗАО «Компания Конек 97», по договору (который даже не требует регистрации где бы то ни было) с производителем ликероводочной продукции заводом ЛИВИЗ может правомочно ставить свой товарный знак на продукции этого завода вместо товарного знака производителя. При этом складывается такое положение, что в магазине потребитель на одной полке может увидеть продукцию различных производителей - ЛИВИЗ (Санкт-Петербург) со знаком №254524 , и завода ЗАО «Веда» (Ленинградская область) (давнего производителя водки с этим знаком и конкурента компании ЛИВИЗ) со знаками №182469 и №273253. Словесные части всех этих знаков являются тождественными, и потребитель может подумать, что вся продукция выпускается на одном предприятии. То есть имеется возможность введения потребителя в заблуждение, что является недопустимым с точки зрения Закона (возможность введения в заблуждение может явиться основанием для отказа в регистрации товарного знака или договора уступки). Очевидно, что такое использование знака посредника будет нарушать исключительное право на товарные знаки, зарегистрированные для товаров 33 класса, ЗАО «Веда». Товарный знак перестает выполнять свои основные функции – различения, указания происхождения, гарантии качества.

Аналогично, посредник мог бы использовать свой знак для маркировки любых товаров, что чревато новыми конфликтными ситуациями. Из приведенного рассуждения следует, что для предотвращения подобных конфликтов посредник, в соответствии с п.3 ст.22, может ставить свой товарный знак только на товарах, в отношении которых этот знак зарегистрирован, и в отношении этих товаров такое использование должно признаваться достаточным для сохранения регистрации. С целью исключения неоднозначного толкования рассматриваемой нормы законодательства в него необходимо внести изменения, изложив п.2 ст.22 в следующей редакции:

Юридические и физические лица, осуществляющие посредническую деятельность, могут на основе договора использовать свой товарный знак наряду с товарным знаком изготовителя товаров, а также вместо товарного знака последнего, если товарный знак посредника зарегистрирован для этих товаров.

Следует указать еще один аргумент в защиту именно такой трактовки положения закона. Согласно п.14.4.3. Правил [51]: «При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род вид товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки». Если предположить справедливой трактовку, предлагаемую Комментарием, то использование знака обслуживания возможно для маркировки любых товаров. Следовательно, при наличии зарегистрированного тождественного или сходного до степени смешения товарного знака хотя бы в отношении одного товара, возникает упомянутая выше принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности таких товаров одному производителю. Значит, в регистрации такого знака обслуживания должно быть отказано. То есть посреднические услуги должны быть признаны однородными всем видам товаров. В этом случае, представляется абсолютно неоправданным включение такой услуги в перечень МКТУ. Поскольку такая услуга все-таки существует и не рассматривается в качестве однородной всем остальным товарам, о чем свидетельствуют многочисленные регистрации, как в России, так и за рубежом, следует признать, что трактовка п.2 ст.22 должна быть такой как предлагается в настоящей работе, либо это положение следует исключить совсем.

Зарубежные международные торговые компании, такие как METRO (№627390, №804277), SPAR (№460654, №535216, №608847) , AUCHAN (№625533, №658656, №626147), давно учитывают этот момент, регистрируя во множестве стран свои товарные знаки для всей номенклатуры реализуемых товаров.

Использование товарного знака торговой организации на ценниках, в том числе выполненных в виде наклеек, на продаваемый товар, может быть приравнено к использованию товарного знака на этикетках, которое предусмотрено в абз.2 п.2 ст.4, и должно рассматриваться как нарушение прав владельца тождественного или сходного до степени смешения товарного знака, зарегистрированного на имя другого лица в отношении этих товаров. Приведенная редакция статьи также может решить давнюю проблему об отсутствии в МКТУ услуг торговли. Торговая компания должна регистрировать товарный знак для всех продаваемых товаров, как это давно осуществляется интернациональными компаниями.

Как известно, в 8 редакции перечня МКТУ появились три новых класса, между которыми были распределены услуги, относящиеся к 42 классу. При этом в комментарии к классификатору исчезло упоминание об услугах, которые не могут быть отнесены к другим классам. Именно эта формулировка позволяла в недавнем прошлом регистрировать знаки для услуги реализации товаров. В предисловии к переводу 8-й редакции МКТУ специально отмечено, что вместо услуги реализации товаров следует указывать однородные услуги 35 класса – продвижение товаров для третьих лиц. По мнению специалистов Роспатента это является вполне адекватной заменой. Однако в комментариях к 35 классу МКТУ есть специальное указание, что к классу не относятся услуги розничной торговли. Можно делать вид, что это замечание нас не касается, но при международной регистрации термин «реализация товаров» обычно исключается из перечня заявляемых услуг.

Не следует думать, что регистрация знаков для торговли не интересует другие страны. Например, на заседании Комитета ВОИС по товарным знакам 2002 года обсуждалось предложение Киргизии о внесении в 35 класс МКТУ услуги «ретейл и услуги оптовой торговли», однако оно не прошло как и многие предыдущие попытки.

Таким образом, выявлен, потенциальный конфликт между правообладателями знаков зарегистрированных для товаров и правообладателями знаков обслуживания, зарегистрированных для посреднических услуг. Он должен быть разрешен путем внесения предложенных изменений в п.2 ст.22 Закона, или ее исключением из текста Закона, хотя последнее ухудшает положение правообладателей, зарегистрировавших свои знаки ранее.

[1] Корчагин А.Д., Орлова В.В., Горленко С.А.. Правовой комментарий к Закону Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров». ИС. Документы и комментарии. 2004, №2-3, с. 2 – 152.